Acquérir une propriété intellectuelle universitaire ? Une introduction à la négociation du transf...
Récemment, Tom Hockaday, spécialiste du transfert de technologie et ancien PDG d'Oxford University Innovation, publié un guide aux guides existants sur les spin-outs (ou spin-offs), dans lesquels il cherchait à entendre davantage de voix d'entrepreneurs sur leurs expériences dans leurs relations avec les universités. Voici notre point de vue chaud :
1. Connaître les objectifs et les attentes de chaque partie
Plus facile à dire qu'à faire, mais il est important de comprendre les objectifs et les attentes de chaque partie, y compris ceux des inventeurs et des bailleurs de fonds (VC, PE, etc.), avant de réellement s'asseoir dans la négociation. Souvent, l'université représente également les inventeurs et doit s'assurer qu'ils bénéficient du partenariat.
2. Construire une « confiance » et une situation « gagnant-gagnant-gagnant » (ou 3X gagnant)
Pour que toute acquisition de propriété intellectuelle universitaire réussisse, il doit y avoir une confiance, à la fois dès le début et après la transaction. Croyez-le ou non, les parties devront très probablement interagir entre elles après la signature des accords et continuer à faire avancer certains projets de recherche. De plus, certains termes de l'accord devront peut-être être renégociés et il sera beaucoup plus difficile d'avoir ces discussions s'il y a un manque de confiance entre les parties ;
Les universités sont prêtes à s'engager dans des situations « gagnant-gagnant-gagnant » (3X) pour toutes les parties, y compris : (i) le chercheur, (ii) l'industrie (c'est-à-dire la spin- out), et (iii) lui-même. Ils veulent que l’entreprise dérivée prospère et ne voie pas la propriété intellectuelle abandonnée. À ce titre, certains compromis peuvent être faits sur les conditions contractuelles du ou des accords à condition que toutes les parties abordent les négociations dans le but d'être équitables tout en garantissant un retour pour chacun ; et
Les universités peuvent également fournir financement de suivi lorsque la spin-out recherche un financement supplémentaire.
3. Comprendre les contraintes (ou défis) des universités
Les universités sont avant tout des établissements d'enseignement et de recherche et sont liées à de nombreuses règles et réglementations (c'est-à-dire la législation), des chartes, des règlements, des politiques (c'est-à-dire la propriété intellectuelle et autres), des devoirs (c'est-à-dire des questions fiduciaires et de gouvernance). ) ainsi que des accords, tels que : des accords de collaboration et de partenariat sectoriels, des conventions collectives, des accords de financement, etc. Ces obligations contractuelles doivent être prises en compte ;
En tant qu'établissements d'enseignement et de recherche, ils souhaiteront peut-être :
(i) conserver le droit de publier des articles (c'est-à-dire des publications de recherche, des bulletins d'information, etc.) sur le projet ;
(ii) conserver le droit de poursuivre la recherche sur la technologie, y compris en collaboration avec d'autres établissements universitaires ;
(iii) conserver le droit aux améliorations (par bail de brevet) sur l'invention ;
(iv) rechercher des limitations significatives de responsabilité, c'est-à-dire une exonération totale de responsabilité, entre autres.
Les universités sont généralement incapables :
(i) faire des déclarations et des garanties, par exemple en ce qui concerne la qualité de la propriété intellectuelle, par exemple si elle ne constitue pas une contrefaçon ;
(ii) fournir des indemnisations en faveur (ou en faveur) de la spin-out (ou spin-off) ou de l'acquéreur de la propriété intellectuelle de l'Université, par exemple, en ce qui concerne la contrefaçon ou d'autres cas (ou délits ou fautes, selon le juridiction); et
(iii) être impliqué de manière significative dans la commercialisation des projets et des spin-outs/spin-offs.
4. Qu'est-ce qui vient en premier ? Licence ou cession de droits de propriété intellectuelle : utilisation d'une approche par étapes ?
Les entrepreneurs/inventeurs voudront très probablement détenir directement les droits de propriété intellectuelle sur l’invention. Les universités pourraient voir le contraire. Pourquoi? En termes simples, ils veulent s’assurer que les droits de propriété intellectuelle sont entre de « bonnes mains » et que la technologie a les meilleures chances d’être commercialisée avec succès. Cela dit, l'adoption d'une approche par étapes peut être un bon moyen d'obtenir et d'acquérir les droits de propriété intellectuelle visés et de répondre aux attentes.
Bien qu’il puisse s’agir d’une question de négociation, d’un point de vue entrepreneurial, les entrepreneurs sont enclins à revendiquer la totalité des droits de propriété intellectuelle, car cela leur donnera la liberté de faire ce qu’ils veulent avec la technologie qu’ils recherchent pour commercialiser le produit. Notez qu’une telle liberté ne peut venir sans compensation en retour à l’Université ; il n'y a, comme le dit l'expression, « pas de repas gratuit » ; ici !
5. Discuter de l'équité avec l'Université : une deuxième approche par étapes
Comme le dit l'expression, cela peut être "agréable à avoir, mais pas nécessaire". pour l'Université. Cela signifie que la spin-out/spin-off n'aura peut-être pas à donner de capitaux propres à l'Université. Cependant, les universités s'attendent à être correctement rémunérées pour leur investissement dans la protection des droits de propriété intellectuelle et à recevoir une compensation sous forme de redevances, de paiements d'étape, etc. Comprenant que les spin-outs/spin-offs sont généralement illiquides au début de leur activité activités, les universités peuvent être disposées à retarder le remboursement des dépenses de commercialisation en échange d'une petite part de capitaux propres dans la scission/retombée.
6. Patience et cycle de transaction « plus long »
Compte tenu de la taille des universités et des « freins et contrepoids » internes, les entrepreneurs (ou les acquéreurs de propriété intellectuelle) doivent être prêts à être patients dans leurs relations avec les universités.
Pour plus d'informations sur le transfert de technologie, contactez-nous et consultez ces autres ressources :
AUTM - AUTM | L'association leader en transfert de technologie
Andrea Caputo, David Charles & Raffaele Fiorentino (2022) Spin-offs universitaires : entrepreneuriat, croissance et développement régional, Studies in Higher Education, 47:10, 1999-2006, DOI : 10.1080/03075079.2022.2122655, disponible sur : https:/ /www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2022.2122655?src=recsys
Michael Amponsah Odei & Petr Novak (2023) Déterminants des créations dérivées des universités, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 36:1, 1279-1298, DOI : 10.1080/1331677X.2022.2086148, disponible à : https://www .tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2022.2086148?src=recsys
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